在创意成果不断涌现的时代,侵权风险也悄然潜伏。

正值知识产权宣传月,京师无锡律所企业合规法律事务部律师以真实案例为引,带您解锁知识产权保护的硬核法律知识,助您筑牢创意 “防护盾”!

PART.01

案情回顾

原告(反诉被告)A 公司与被告(反诉原告)B 公司系同业竞争企业,主要从事专用设备制造行业。原告以被告生产的成品罐侵犯其实用新型专利权为由,向法院提起诉讼,要求被告停止侵权并赔偿经济损失 2300 万元及律师费 8 万元。

被告提起反诉称,原告明知涉案专利权利要求不具备创造性,仍在未提供充分侵权证据的情况下提起诉讼,故意选择被告上市审核期间高额索赔,其目的在于阻碍其上市进程,构成恶意诉讼,要求原告赔偿律师费 40 万元、经济损失 200 万元并赔礼道歉、消除影响。

在原告提起本案诉讼之前,国家知识产权局应其申请出具专利评价报告,初步结论为权利要求 1-5 不具备创造性,全部权利要求不符合授予专利权条件。被告在审理过程中,以本案诉讼为由申请北交所暂停上市审核。

法院经审理认为,被告生产的被控侵权产品未落入涉案专利保护范围,不构成侵权。原告明知涉案专利权评价报告的初步结论为全部权利要求不具有创造性,却故意在起诉之时隐瞒对其不利的专利权评价报告,选择被告在上市申请审核的关键节点提起本案诉讼,并以高达 2300 万元明显不合理的畸高金额索赔,目的在于阻碍被告的上述进程,其行为有违诚信原则,具有显而易见的恶意,被告因此暂停了上市审核进程。

因此,原告提起本案诉讼并非正常维权,而是意在拖延对方上市进程,损害对方权益,属于恶意诉讼。据此判决驳回原告全部诉讼请求,并判决原告刊登声明消除影响,并赔偿被告合理开支 40 万元。原告不服提出上诉,最高人民法院二审判决驳回上诉,维持原判。

PART.02

恶意诉讼的司法认定

知识产权恶意诉讼本质上是一种侵权责任纠纷,在判断原告是否存在恶意诉讼行为时,一般依据高度盖然性证明标准,根据过错责任原则对侵权行为、损害结果、因果关系和主观过错等要件进行审查。而对应到认定因恶意提起知识产权诉讼的构成要件包括:

1.权利基础是否存在明显瑕疵

2.诉讼行为具有主观恶意

建立 “知道或应当知道” 的推定规则:如专利无效宣告记录、风险提示函、技术对比报告等;

引入 “红旗标准”:当侵权比对差异度超过 30%仍坚持诉讼即推定为恶意((2022)浙 0192 民初 112 号)。

3.行为恶行评估

诉讼行为异常性:包括跨地域重复起诉(如同一权利在 3 个以上法院起诉)、高频次投诉(电商平台月均投诉超 5 次);

目的不正当性:权利人与被控侵权人是否属于同业竞争,诉讼的时间点对于被控侵权人是否关键,是否要求了过高的赔偿或申请了财产保全,是否在专利被无效后及时撤诉,权利人是否有提起新案或阻扰被控侵权人正常经营等,推断是否存在打压竞争对手的主观意图或非法利益的目的。

PART.03

恶意诉讼的损害赔偿范围

直接损失,主要包括为应对恶意诉讼所支出的诉讼费、翻译费、律师费、公证费、保全费、差旅费以及其他合理必要支出。

间接损失,主要为利润、商誉损失、专利宣告无效费用等,该部分损失需要提供证据予以证明,可以采用 “双轨制” 损失计算,即实际损失或根据侵权获利推算。

消除影响、赔礼道歉等赔偿损失之外的民事责任。

PART.04

企业防范恶意诉讼的策略

1

建立健全知识产权全生命周期管理:

建立 FTO(自由实施)检索制度,新产品上市前进行专利侵权风险排查;

实施 “专利防御性公开” 策略,对非核心技术创新进行技术公开;

构建商标监测预警系统,对近似商标注册进行实时监控。

2

证据管理系统建设:

通过电子存证云平台,对研发日志、设计图纸、邮件往来等关键证据进行区块链存证;

建立 “诉讼证据包” 标准模板,预设侵权对比表、技术特征分解图等举证材料;

实施重要文件 “双备份” 制度(本地服务器 + 云端存储)。

3

恶意诉讼识别 “三阶筛查法”:

初步筛查:通过诉讼主体关联性分析、权利稳定性评估、诉讼行为模式识别;

深度尽调:对原告涉诉历史、专利审查档案、商标使用记录进行穿透式调查;

专家论证:组建由技术专家、法律顾问、行业分析师构成的评估团队。

4

多元化抗辩路径:

程序反制:提起管辖权异议、反诉损害赔偿、申请行为保全;

实体抗辩:主张权利滥用、在先使用抗辩、合法来源抗辩;

证据突围:提交 “反向工程报告”、“独立创作证据链” 等反证材料。

PART.05

结语

2024 年,无锡法院新收各类知产案件 3190 件,审结 3076 件,分别增长 20.72%、18.86%。其中适用惩罚性赔偿案件 12 件,支持向滥诉者索赔合理开支,对专利狙击、商业诋毁等扰乱创新秩序、有违诚信原则的行为坚决亮剑。

某公司恶意诉讼案具有重要意义,说明我国司法实践对恶意诉讼的规制进入新阶段,企业应当构建 "预防 - 识别 - 应对 - 追责" 的全流程防控体系,既要筑牢自身合规防线,也要善用法律武器维护合法权益,通过司法规制与企业自护的协同治理,营造健康有序的营商环境。

作者简介

刘浩芳

京师无锡律所 联合创始人

企业合规法律事务部主任

高级企业合规师,无锡市梁溪区知识产权及涉外委员会主任,无锡市律师协会梁溪分会优秀委员,2022年度无锡市梁溪区优秀律师,京师(全国)知识产权专业委员会副主任。

黄冬冬

京师无锡律所 执业律师

毕业于江南大学,北京市京师(无锡)律师事务所企业合规部专职律师,无锡市律协法律顾问业务委员会委员,专利代理师、高级企业合规师。

执业期间主要以企业法律顾问,相关非诉事宜如股东协议、投资协议、股权收购、规章制度等的起草、修改等非诉业务,以及合同纠纷、员工类纠纷案件的处理。

团队承办的部分知识产权案例:

1. 代理某电动车厂商标无效行政诉讼胜诉案

委托人商标被某知名服装品牌方以驰名商标为由提出无效宣告,案件经行政程序及行政诉讼,法院最终驳回申请人请求,维持委托人商标权利。

2. 代理某仪表有限公司专利侵权纠纷案

一审法院认定委托人构成实用新型专利侵权,二审中高院采纳代理意见,改判委托人不侵权。

3. 代理某车辆制造公司商标无效行政诉讼二审胜诉案

成功撤销争议商标的专用权,二审法院推翻原审判决。

4. 代理某酒业公司商标侵权纠纷案

通过和解达成侵权方停止使用近似商标并赔偿的成果。

5. 代理某五金科技公司与新材料公司外观设计专利纠纷案

两案均认定委托人不构成侵权,案件入选地方司法局年度知识产权典型案例。

6. 代理某电子科技公司商标维权系列案

委托人上市阶段遭遇他人在多类别恶意抢注商标,通过异议及无效程序成功撤销全部抢注商标。

7. 代理某机械制造公司专利无效宣告案

针对竞争公司的专利提出无效宣告申请,成功使其专利权全部无效。

8. 代理某铸造公司与国际影视公司商标争议案

通过撤三程序解决涉外商标冲突,委托人最终获得商标注册。