商标是法律概念,是指商品或服务上的标志,具有能够使消费者识别商品或服务的来源,并使该标志与使用在同一种或类似商品或服务上的标志相区分的属性。商标作为企业品牌价值的载体,是企业进入市场竞争首要解决的问题。商标经过企业长期使用,凝聚着企业的智慧和心血,是企业重要的无形资产之一。因此企业对商标的合规管理尤为重要。

企业商标合规管理的主要内容分为商标的注册合规、商标的使用合规、商标的运营合规、商标的侵权风险的应对等多个方面,由于篇幅问题,本文仅对企业商标注册合规管理提出一些建议,以供企业参考。

商标的注册合规管理

《商标法》第四条规定:自然人、法人或者其他组织在生产经营活劢中,对其商品或者服务需要取得商标专用权的,应当向商标局申请商标注册。不以使用为目的的恶意商标注册申请,应当予以驳回。该规定说明商标分为注册商标与未注册商标两类,未注册商标同样可以在生产经营活动中使用,但是司法保护强度明显弱于注册商标。因此,从企业的长远发展来看,将有实际使用需求并可能投入广泛使用的商标申请注册商标能够更好的规避法律风险。

通常企业在注册商标时主要关注的合规管理内容:

1、商标的合法性:商标需要符合公序良俗,不属于商标法规定的“禁用性”标志;

2、商标的显著性:申请注册的商标应具有显著特征而便于识别,不属于商标法规定的“禁注性”标志;

3、商标的在先性:是指申请注册的商标在指定使用的商品或服务上是国内最先申请的(同日申请的,使用在先的获得注册),且不侵犯他人合法的在先权利。

除了上述基础的合规内容,企业在进行办理商标注册申请时,将遇见各种问题。我所企业合规法律事务部根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国商标法》及其司法解释、《商标法实施条例》、《商标审查及审理标准》、《商品和服务分类表》等相关法律规定,根据企业商标注册管理中常见的商标实务处理经验,提炼出商标注册合规管理要点,以供企业在经营过程中参考,具体如下:

01

申请在先,使用在后

首先我国商标注册申请实行的是申请在先原则。先申请后使用可以避免在后申请注册不成功,从而导致丢失在先使用商标积累的品牌价值和客户群体,也可以避免已经投入使用的未注册商标被他人抢注。

当然不同国家关于商标申请的原则不同,比如美国采用使用在先原则,在商标申请时候是需要提供使用证据的;比如澳大利亚采用申请在先为主、使用在先为辅的原则,商标申请可以提交使用证明来获得商标优先授权。因此企业如进行海外运营,建议提前了解当地的商标申请制度,及早安排。

其次我国商标申请到核准注册需要一个周期,从申请提交后,需要经过形式审查、实质审查、公告乃至商标被驳回后申请复审、提起行政诉讼等流程。商标法规定,商标局应当在收到商标注册申请文件之日起九个月内审查完毕,对符合法律规定的,予以初审公告,初审公告的期限为三个月的。因此,在不产生额外流程的情况下,商标申请的周期大约为十二个月。现在商标局提高了审查效率,大多商标审查周期(不含初审公告)缩短至四个月,但是这个周期因为审查类别不同而有差异,同时申请的商标也有可能相隔数月收到审查通知。若申请商标被驳回或者被他人提起异议,商标申请的周期将会大大延长,甚至可能长达2—3年。为避免商标申请周期过长,企业也应提前做好申请,以保障企业经营过程中能正常使用。

02

注重查询,全面保护

商标在先查询工作可以有效检查是否存在有冲突的在先权利,提高商标注册成功率,便于树立企业商标体系。

1

在企业设立之前,如企业准备使用与字号相同的商标,在做企业核名的同时,通过商标代理机构或商标律师在商标数据库中查询是否存在字号近似的商标,尽可能的选择没有近似商标的或者近似商标数量少的名称作为企业名称,并同步申请注册商标。

2

在企业经营过程中,如果企业推广新的品牌及宣传语等带有显著性的名称,应提前查询,来判断是否存在侵权风险,并尽可能的将新名称申请注册为商标,可以防止他人有意利用新名称来攀附商誉或生产仿冒产品。

3

在企业发展扩大后,对于商标的使用需求必然会有更高要求,企业可以考虑搭建主副品牌体系、多品牌体系等多层次、多维度的商标保护体系,对品牌进行防御性、保护性注册,完善注册保护的内容(包括后期可能涉及到的使用范围)。

03

积极面对,努力争取

因为我国目前已核准的商标已超过四千多万件,寓意较好的常见词汇通常已经被他人在先申请,完全没有驳回风险的商标申请相对少见。企业在申请注册商标的过程中经常会碰到在实质审查阶段收到驳回通知书的情形。企业往往不愿意面对后期复杂的复审程序而重新设计品牌。其实企业还是应该找准病因对症下药,部分商标通过复审或者行政诉讼的个案审查还是有可能获得注册的。以下是几种比较常见的可争取商标注册的情形,企业在收到驳回通知后可以进行初步判断,也可以委托专业的律师事务所或代理机构进行评估。

(1)对于申请商标图样与引证商标存在显著差异的情况。因实质审查阶段审查员注重审查效率,机械式的引用审查标准,而驳回复审的审查员会综合商标使用状况和设计理念等对整体进行个案审查,相对更加细致。近似判断包含主观成分,对于申请人来说,申请商标与引证商标的主体部分不完全相同,两者在视觉效果上若存在差异,就还有可争取的空间。

(2)对于申请商标指定的类别与引证商标指定类别的商品或服务不类似的情况,在商标评审过程中,如果有证据证明申请商标指定的商品或服务项目与引证商标核定的商品或服务项目在功能、用途、主要原料、生产部门、提供主体、销售渠道、消费群体、使用场合及用途或者是服务目的、内容、方式、对象等方面存在不同,依据个案审查原则,仍有机会突破《类似商品和服务区分表》,认定属于同类别或者同群组的商品或服务不类似。

(3)对于引证商标获得注册已经超过三年的情况,可以尝试提交撤三申请,将引证商标予以撤销,但应保持自己商标的申请状态一直延续,避免在撤三期间被其他人申请,为他人做嫁衣。

(4)对于引证商标属于恶意抢注的情况,可以提交异议或无效宣告申请,否定引证商标的权利。

(5)对于引证商标正在申请中或者有效期即将届满的情况,可以提交复审,延长商标申请周期,争取获得商标注册。

(6)对引证商标的所有人做相应调查,可以考虑采取商标收购的方式,快速获得商标专用权。

企业合规法律事务部

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声明:本文仅是北京市京师(无锡)律师事务所企业合规法律事务部从企业商标合规管理的角度对相关问题进行梳理、研究和分析。本文仅为交流学习之目的,不代表京师律所的法律意见或对法律的解读,谢谢阅读和转载,转载敬请注明出处和作者。(部分图片来源于网络)